In einem Urteil vom 14. Juni 2016 (X ZR 29/15 „Pemetrexed“) hat der BGH eine Entscheidung des OLG Düsseldorf aufgehoben und zur weiteren Verhandlung an das OLG zurückverwiesen. Fraglich war insbesondere, ob die angegriffene Ausführungsform Pemetrexeddikalium das Klagepatent, welches unter anderem auf die Verwendung von Pemetrexeddinatrium zur Herstellung eines Arzneimittels gerichtet ist, im Äquivalenzbereich verletzt. Das Berufungsgericht hatte eine äquivalente Patentverletzung mit Verweis auf die Entscheidung Okklusionsvorrichtung des BGH (X ZR 16/09) verneint.

Zur Erinnerung, in der Entscheidung Okklusionsvorrichtung hatte der BGH festgestellt, dass eine Patentverletzung mit äquivalenten Mitteln in der Regel zu verneinen ist, wenn die Beschreibung des Patents mehrere Möglichkeiten offenbart, wie eine bestimmte technische Wirkung erzielt werden kann, jedoch nur eine dieser Möglichkeiten in den Patentanspruch aufgenommen worden ist. Darin sah der BGH eine Auswahlentscheidung des Patentinhabers, die dazu führt, dass eine Ausführungsform, die zwar in der Beschreibung offenbart ist, die jedoch nicht in den Anspruch aufgenommen wurde, aus dem Schutzbereich des Patents ausgeschlossen ist und keine äquivalente Patentverletzung begründen kann. Hervorzuheben ist, dass in der Entscheidung Okklusionsvorrichtung das Austauschmittel, das in der angegriffenen Ausführungsform verwirklicht war, explizit in der Beschreibung des Patents genannt war.

Auf den Sachverhalt der vorliegenden Entscheidung Pemetrexed sah der BGH diese Grundsätze zur Auswahlentscheidung nun nicht anwendbar, weil die Patentschrift das Austauschmittel Pemetrexeddikalium der angegriffenen Ausführungsform nicht in individualisierter Form offenbart, sondern lediglich die allgemeine Klasse der Antifolate, unter die das Austauschmittel gefasst werden kann. Diese neue Entscheidung des BGH begrenzt also die Wirkung der früheren Entscheidungen Okklusionsvorrichtung und Diglycidverbindung (X ZR 69/10) insofern, als dass eine Auswahlentscheidung im Sinne der Entscheidung Okklusionsvorrichtung in der Regel eine explizite und individualisierte Offenbarung des Austauschmittels in der Patentschrift voraussetzen dürfte.